Marchi d’impresa

Servizi di registrazione e consulenza
per marchi d’impresa.

Con la registrazione del marchio si diventa legalmente titolari del segno che, fra tutti gli altri, i clienti associano alla tua attività. Non solo: registrare il marchio tutela l’azienda in caso di tentativi di contraffazione.

Un marchio, a seconda delle necessità individuali, può essere registrato a livello:

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Marchio Nazionale

La registrazione di un marchio nazionale ha una tutela limitata al solo territorio italiano;

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Marchio Comunitario

La registrazione di un marchio comunitario ha una tutela estesa all’intero territorio dell’Unione Europea;

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Marchio Internazionale

ha una tutela estesa ai territori degli oltre 50 Paesi aderenti all’Accordo e al Protocollo di Madrid;

Se, invece, si desidera registrare un marchio in uno specifico Paese estero, occorre presentare domanda di registrazione di un marchio nazionale presso l’organismo competente del Paese di interesse.
Nonostante i trattati e gli accordi internazionali tendano ad un’armonizzazione delle procedure, i criteri di ammissibilità di un marchio variano ancora da Paese a Paese. È importante, dunque, approcciarsi alla registrazione del marchio in modo attento e prendendo in considerazione tutti gli aspetti cruciali del processo.

 

ThinkLegal è specializzata in tutela della proprietà intellettuale ed ha registrato, ad oggi, oltre 200 marchi a livello nazionale, comunitario e internazionale.
Per proteggere al meglio la tua azienda, offriamo consulenze e servizidi supporto per tutto il ciclo di vita del marchio, tra cui:

 

– Verifiche di anteriorità e analisi dei requisiti di idoneità alla registrazione;
– Compilazione e deposito della domanda di registrazione del marchio;
– Consulenza in fase di rilievi;
– Gestione stragiudiziale delle opposizioni;
– Cessione e trasferimento della titolarità del marchio

CONSULENZA PRE E POST REGISTRAZIONE MARCHIO

 

Siamo lieti di aiutare i nostri clienti offrendo consulenze preliminari e assistenza nella preparazione della documentazione necessaria, oppure di supportarli sia durante sia dopo la fase di registrazione del marchio, anche con servizi di monitoraggio e controllo. Il tutto con il valore aggiunto del rapporto personale, della trasparenza dei costi e della flessibilità nella gestione delle richieste specifiche.

 

Per ulteriori informazioni e le risposte alle domande più frequenti sui marchi d’impresa, consulta gli approfondimenti qui in basso.
Per un preventivo dettagliato compila il form alla tua destra. Per fissare un appuntamento in studio, contattaci.

Che cos'è un marchio?

Il marchio è un segno distintivo che permette di identificare univocamente i prodotti o i servizi di una determinata azienda rispetto a tutti gli altri prodotti o servizi dello stesso genere sul mercato.

L’articolo 7 del Codice di proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) specifica che tale segno deve essere rappresentabile graficamente, in una qualsiasi forma; ad esempio, la normativa prevede che siano registrabili come marchi anche i suoni (riproducibili su un pentagramma), le combinazioni cromatiche e persino le confezioni, qualora abbiano specifiche caratteristiche distintive (come, ad esempio, le bottiglie di una famosissima marca di bevande analcoliche).

A seconda della sua composizione, il marchio può essere:

Denominativo, qualora sia costituito esclusivamente da caratteri alfanumerici;
• Figurativo, qualora sia costituito esclusivamente da elementi grafici;
• Complesso, qualora sia costituito da una combinazione di elementi diversi.

Con lo sviluppo delle nuove tecnologie, i marchi si sono arricchiti di ulteriori caratteristiche peculiari, che ora sono state inserite nella legislazione di riferimento e possono essere oggetto di tutela. Tra questi vi sono le combinazioni di colore, gli oggetti tridimensionali e i cosiddetti segni con movimento, ovvero i marchi in formato digitale che uniscono all’elemento grafico o verbale anche le animazioni.
Oltre ad avere una forte valenza di natura giuridica, il marchio è anche un valore per l’azienda, in quanto i consumatori tendono a stabilire un rapporto di identità tra il marchio e l’azienda stessa. Questo meccanismo è alla base del processo di fidelizzazione del cliente, fondamentale per la creazione di una base clienti consolidata.

È inoltre importante considerare che la richiesta di deposito del marchio non è applicabile alla totalità dei beni e dei servizi offerti o offribili in futuro dall’azienda.

Infatti, essa deve essere necessariamente collegata ad una o più classi di prodotti o servizi disponibili. Per la definizione delle classi occorre far riferimento alla Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, nota anche come Classificazione di Nizza.
Infine, a seconda delle necessità individuali il marchio può essere registrato a livello nazionale, comunitario o internazionale.
Per ulteriori informazioni e le risposte alle domande più frequenti sui marchi d’impresa, consulta la nostra sezione marchi d’impresa. Per un preventivo o per fissare un appuntamento in studio, contattaci.

Quali sono i requisiti di tutela di un marchio?

In Italia, il diritto dei marchi è disciplinato dal Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e successive integrazioni).
In particolare, negli articoli da 12 a 14 il Codice definisce le tre caratteristiche fondamentali che un marchio deve possedere per essere tutelato giuridicamente:

• Novità: il marchio non deve essere stato precedentemente utilizzato da altri per prodotti o servizi simili a quelli offerti dall’azienda che desidera registrarlo;

• Capacità distintiva: il marchio deve effettivamente avere delle caratteristiche che permettano di contraddistinguere i prodotti da esso contrassegnati tra tutti i prodotti dello stesso genere sul mercato;

• Liceità: il marchio non deve contenere segni che siano contrari alla legge, al buon costume o all’ordine pubblico, né segni che possano trarre in inganno il consumatore relativamente alla natura, alla provenienza geografica o alla qualità del prodotto o servizio offerto; inoltre, il marchio non deve contenere segni che violino i diritti di terzi.

Come si traduce questo in pratica? Ad esempio:

• Non sarebbe possibile depositare il marchio Highlands’ delight per alimentari prodotti in Italia, perché questo potrebbe indurre il consumatore a pensare che si tratti di prodotti di provenienza scozzese (mancanza del requisito di liceità);

• Il marchio per un dentifricio non può essere costituito unicamente dalla parola dentifricio, perché la sola parola di uso comune contravviene al principio della capacità distintiva; un marchio costituito esclusivamente da una parola di uso comune, infatti, non contraddistinguerebbe in modo univoco il prodotto dell’azienda fra gli altri in commercio.

Per quanto riguarda il requisito di novità, sono di particolare importanza le cosiddette ricerche di anteriorità, finalizzate a verificare che il segno scelto non sia uguale o eccessivamente simili ad altri già tutelati da deposito.

È importante, inoltre, ricordare che la mancanza di anche uno soltanto dei requisiti indicati nel Codice di proprietà industriale comporta il rischio di nullità del marchio.

Qual è la procedura per la registrazione di un marchio nazionale?

Per inoltrare la domanda di registrazione di un marchio nazionale non è necessario essere titolari di Partita IVA, né rappresentare un’azienda. Infatti, il marchio può essere registrato anche a titolo individuale.
Una volta effettuate le necessarie ricerche di anteriorità e verificato che il marchio corrisponda ai requisiti di tutela, è possibile presentare domanda di registrazione, in formato cartaceo o telematico, presso la Camera di Commercio competente, oppure presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

La domanda deve essere redatta sull’apposito Modulo C (disponibile sul sito dell’UIBM) in originale più quattro copie e corredata da eventuale documentazione accessoria. In fase di redazione della domanda, è importante fare riferimento alla Classificazione di Nizza per individuare correttamente le classi di prodotti o servizi per cui si vuole registrare il marchio.
Una volta effettuato il versamento delle tasse e dei diritti, la cui entità varia a seconda del numero delle classi indicate, la domanda di registrazione del marchio può essere depositata per procedere con i passaggi successivi.

La domanda viene sottoposta ad un esame formale e ad un esame tecnico, per verificare la sua conformità ai requisiti di legge; successivamente, se non sussistono condizioni che decretino immediatamente la nullità della domanda, essa viene riportata su un apposito Bollettino e messa a disposizione del pubblico.

Questo è un momento fondamentale: dalla data di pubblicazione, infatti, iniziano a decorrere i termini di legge per l’invio di osservazioni o per l’opposizione amministrativa. Se le eventuali opposizioni si risolvono in maniera positiva per il richiedente e se non esistono impedimenti alla registrazione, l’UIBM procede infine alla registrazione del marchio.
Se il marchio viene effettivamente registrato, la durata della tutela è di 10 anni a partire dalla data di presentazione della domanda. Successivamente, sarà possibile rinnovare la registrazione per ulteriori 10 anni.

Che cos'è la classificazione di Nizza?

La Classificazione di Nizza è un sistema di suddivisione dei prodotti e dei servizi commerciali che si applica a livello internazionale.
La prima edizione della Classificazione risale al 1957 ed è stata stilata nell’ambito della conferenza internazionale che ha portato alla stipula dell’Accordo di Nizza e che ha dato il via ad una serie di interventi volti ad armonizzare le procedure e le designazioni commerciali a livello internazionale.
Poiché la Classificazione viene revisionata a cadenza annuale da un comitato di esperti, attualmente è in vigore la sua decima edizione (dal 1° gennaio 2014), che comprende 34 classi di prodotti e 11 classi di servizi.

Chiunque voglia registrare marchi, disegni o modelli deve far riferimento alla Classificazione per identificare le classi applicabili. Occorre tener presente, però, che le classi indicate nella domanda di registrazionedall’interessato sono vincolanti: successivamente, infatti, non sarà possibile aggiungerne di nuove per il marchio registrato; sarà comunque eventualmente possibile eliminarne alcune.

La Classificazione di Nizza si applica tanto alle domande di registrazione per marchi nazionali quanto a quelle per marchi comunitari o internazionali, valutate rispettivamente dall’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), dall’UAMI (Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno) e dal WIPO (World Intellectual Property Organization).

Che cosa non è possibile registrare come marchio?

In Italia, il diritto sui marchi è disciplinato dal Codice della proprietà industriale. La sezione I del Capo II del Codice si riferisce espressamente ai marchi e definisce requisiti, limiti ed estensione delle tutele.

Secondo le disposizioni del Codice, non possono essere registrati come marchio:

• Segni che non siano rappresentabili graficamente;
• Segni contrari alla legge, al buon costume o all’ordine pubblico;
• Segni già protetti da diritti di terzi;
• Stemmi, emblemi o simboli (come ad esempio le bandiere) ufficiali o che siano di interesse pubblico;
• Segni che non siano effettivamente caratterizzanti (come ad esempio un singolo aggettivo o una denominazione generica di prodotto);
• Segni che siano di uso comune nella lingua italiana o in lingua straniera;
• Ritratti di persone senza il loro consenso (o il consenso degli eredi);
• Segni che possano trarre in inganno il pubblico su qualità, provenienza o qualità del prodotto o servizio;
• Segni identici o simili a marchi già registrati;
• Segni identici o simili ad altri già noti.

Inoltre, ovviamente non è possibile registrare come marchi i segni che non rispondono ai requisiti di tutela (novità, capacità distintiva e liceità).
Per questi motivi, oltre a verificare i criteri fondamentali del marchio che si intende registrare, è opportuno effettuare delle ricerche di anteriorità, al fine di verificare la disponibilità del marchio nel Paese o nei Paesi in cui si intende registrarlo.

Sebbene le verifiche di anteriorità non siano obbligatorie, svolgere dei controlli preventivi riduce il rischio di nullità della domanda. Infine, è opportuno tener presente che gli Uffici preposti all’esame della domanda hanno comunque il diritto di respingere la stessa qualora vi siano impedimenti o controversie.

Che cosa sono le ricerche di anteriorità?

Con il termine “ricerche di anteriorità” sono controlli preliminari che vengono effettuati per verificare che un marchio non sia identico o simile ad un altro già registrato nel Paese o nei Paesi in cui l’interessato desidera registrarlo.
Tali controlli non sono obbligatori ma costituiscono un parametro importante per la verifica della conformità ai requisiti di tutela stabiliti nel Codice della proprietà industriale. Inoltre, le ricerche di anteriorità correttamente eseguite permettono di ridurre al minimo il rischio di opposizione amministrativa durante la fase di registrazione.
Le istituzioni nazionali ed internazionali competenti mettono a disposizione degli interessati alcune banche dati consultabili gratuitamente online oppure presso gli uffici preposti. Inoltre, gli interessati possono rivolgersi agli uffici provinciali della Camera di Commercio per ulteriori verifiche.

Tra i database consultabili online troviamo:

• La banca dati dell’Ufficio Italiano brevetti e marchi (per marchi nazionali);
• Il servizio CTM-Online dell’UAMI (per i marchi comunitari);
• Il database ROMARIN, a cura del WIPO (per marchi internazionali).

Tuttavia, una ricerca effettuata soltanto tramite queste fonti non può essere ritenuta esaustiva né completa, poiché la quantità e la qualità delle informazioni ivi contenute variano da caso a caso.
Vista l’importanza di una corretta gestione delle verifiche di anteriorità, è consigliabile rivolgersi ad uno studio specializzato che possa supportare l’interessato in questa delicata fase.
ThinkLegal offre ai suoi clienti un servizio di verifica preliminare delle caratteristiche del marchio che si desidera registrare, oltre a fornire supporto e consulenza in caso di opposizioni o insorgenza di altre problematiche nel corso della registrazione del marchio.

Qual è la procedura di registrazione per un marchio comunitario o internazionale?

Grazie alle operazioni di armonizzazione delle procedure amministrative a livello comunitario e internazionale, oggi le procedure di registrazione del marchio sono molto semplificate rispetto al passato. Se si desidera registrare un marchio comunitario (ovvero con tutela estesa al territorio di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea) è necessario depositare la domanda presso l’UAMI (Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno) per via telematica oppure in formato cartaceo. Le domande di registrazione per il marchio internazionale (ovvero con tutela estesa al territorio di tutti i Paesi aderenti al Trattato e all’Accordo di Madrid) vengono invece gestiti dal WIPO (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale). In entrambi i casi, l’onere di verificare che la domanda di registrazione sia conforme ai requisiti formali e tecnici di legge, nonché di accertare l’idoneità del segno alle disposizioni specifiche nazionali o internazionali dei Paesi in cui si intende registrarlo spetta al richiedente. Per questo motivo, è consigliabile rivolgersi ad uno studio specializzato che possa offrire l’assistenza necessaria.

Opposizione amministrativa alla registrazione del marchio

Qualora il titolare di un marchio nazionale, comunitario o internazionale dovesse riscontrare l’esistenza di una domanda di registrazione marchio relativa ad un segno uguale o simile al proprio, ha il diritto di opporsi alla registrazione dello stesso entro i relativi termini di legge.
La procedura di opposizione amministrativa è il modo più tempestivo per tutelarsi contro l’uso illecito del proprio marchio da parte di terzi. L’atto di opposizione deve essere inoltrato all’Ufficio competente (UIBM, UAMI o WIPO) in formato telematico o cartaceo.

L’Ufficio provvederà quindi a:
Verificare l’ammissibilità dell’opposizione (conformità ai requisiti formali);
Notificare alle parti in causa i termini del procedimento, incluso il periodo di riflessione;
Raccogliere le informazioni supplementari relative all’opposizione (fase di contraddittorio);
Trasmettere il fascicolo all’esaminatore, che prenderà una decisione in merito alla legittimità dell’opposizione.

La fase di contraddittorio viene dichiarata qualora le parti non giungano ad un accordo amichevole nel corso del periodo di riflessione. In tali casi, è particolarmente importante per l’opponente fornire all’Ufficio un congruo numero di prove e fatti a supporto dell’opposizione alla registrazione del marchio, per permettere all’esaminatore di valutare il caso in modo completo e circostanziato.
Se l’esaminatore si pronuncia a favore dell’opponente, la nuova richiesta di registrazione verrà respinta; in caso contrario, verrà accolta e il nuovo marchio passerà alla registrazione effettiva. La parte non soddisfatta avrà comunque diritto a presentare un ricorso.

Quali diritti vengono acquisiti registrando un marchio?

In Italia, i diritti dei titolari di marchio d’impresa sono sanciti dall’articolo 20 del Codice della proprietà industriale. In particolare, la registrazione del marchio conferisce al suo titolare la “facoltà di fare uno esclusivo del marchio”, nonché il diritto di vietare a terzi segni identici o simili al proprio salvo consenso.
È importante inoltre notare che l’articolo 24 del Codice riporta le disposizioni per la salvaguardia del proprio diritto di tutela. Specificamente, il titolare del marchio è tenuto ad utilizzare effettivamente a fini commerciali, entro 5 anni dalla registrazione, il proprio marchio per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Se ciò non accade, il marchio decade e non è più considerato oggetto di tutela.
Qualora il titolare del marchio dovesse riscontrare l’esistenza di un segno uguale o simile al proprio tra le richieste di nuova registrazione, può presentare istanza di opposizione amministrativa entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda sul Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi dell’UIBM. Trascorsi tali termini, per tutelare i propri diritti sarà necessario agire tramite procedimento giudiziale ordinario.

Cosa si intende con i termini ``marchio debole`` e ``marchio forte``?

Il concetto di marchio forte o debole è strettamente legato alle caratteristiche intrinseche del marchio in oggetto: per semplificare, potremmo dire che un marchio è tanto più forte quanto meno è attinente al prodotto o servizio con esso contrassegnato. Essendo il marchio un segno che, per sua stessa definizione, identifica in modo univoco i prodotti o servizi offerti dall’azienda titolare rispetto agli altri prodotti del medesimo genere presenti sul mercato, la sua forza sarà direttamente proporzionale alla sua capacità di essere memorabile e distintivo utilizzando il minor numero di collegamenti concettuali con il relativo prodotto o servizio. Ad esempio, pensando ad un eventuale marchio per calzature e prodotti di pelletteria, il marchio Calzature X54 sarà più debole rispetto a X54, perché il secondo non fornisce alcuna indicazione in merito alla natura del prodotto contrassegnato dal marchio. X54 presenta, quindi, una maggior capacità distintiva rispetto all’opzione descrittiva – un requisito fondamentale del marchio, sancito dal Codice della proprietà intellettuale. Rispetto al marchio forte, il marchio debole è più difficilmente tutelabile, perché l’idea alla sua base è meno originale. In questi casi, è sufficiente apportare delle lievi modifiche (ad es. Scarpe X44) affinché il segno non sia più considerato confondibile con il precedente). Nel caso di un marchio caratterizzato da una maggior fantasia, sarà maggiormente difficile modificare il marchio preesistente senza intaccare l’intera idea di base; questo rende il marchio forte maggiormente tutelabile in caso di contraffazione.

Quali sono le differenze di tutela tra un marchio di fatto e un marchio registrato?

Con il termine marchio di fatto si intende quel marchio che, nonostante non sia registrato, viene utilizzato come segno distintivo di uno o più prodotti o servizi e che viene riconosciuto anche dai consumatori come segno caratterizzante del relativo prodotto. Generalmente i marchi di fatto sono noti solo ad un pubblico ristretto o ad una specifica zona geografica, solitamente limitata solo al territorio in cui esso è noto. Per questo motivo, oltre alla mancanza di una registrazione legalmente valida, godono di una minor tutela rispetto al marchio registrato. Qualora un concorrente dovesse presentare richiesta di registrazione per un marchio uguale o simile ad un marchio di fatto, non sarebbe possibile per il suo titolare inoltrare una proposta di opposizione amministrativa. Se, però, il marchio di fatto è noto sulla maggior parte del territorio nazionale, il suo titolare potrà comunque presentare un’istanza di nullità ad un giudice, entro i termini di legge.

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Prima di scegliere la soluzione che meglio si adatta alle Vostre esigenze aziendali, è necessario individuare il paese in cui si prevede di avviare e/o estendere l'attività economica.
Per inviarVi un preventivo accurato è necessario conoscere quali sono i territori di interesse.
Infatti, in base al territorio d'interesse ci sono diverse possibilità:
Italia - Marchio Nazionale Italiano
Paesi UE - Marchio Comunitario o singoli Depositi Nazionali
Paesi Extra-UE - Marchio Internazionale o singoli Depositi Nazionali


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In che classi registrare il marchio:
Nella domanda di registrazione devono essere indicato il settore della propria attività secondo la suddivisione prevista dalla Classificazione Internazionale di Nizza.
La Classificazione di Nizza prevede 34 classi di prodotti ed 11 classi di servizi, per un totale di 45 classi di prodotti e servizi.
Nella domanda di registrazione di un marchio è molto importante indicare bene i prodotti e/o servizi di reale interesse poichè, dopo il deposito, l'elenco originale di prodotti e
servizi rivendicati nella domanda non può più essere ampliato, ma solo limitato.


L'ATTIVITÀ È IN FASE DI STARTUP?

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